Minerals Separation v. Hyde, 242 US 261 (1916)

por Dennis Crouch

Quase todos os documentos arquivados em Amgen v. Sanofi citam a decisão da Suprema Corte de 1916 em Minerals Separation v. Hyde, 242 US 261 (1916). É um pequeno caso interessante que se concentra principalmente na obviedade (ou seja, "invenção"), mas também aborda a invenção e a suficiência da divulgação. Na Amgen, a Suprema Corte tem a tarefa de reconsiderar a lei de habilitação e, portanto, é esta questão final que é mais relevante.

O minério extraído é tipicamente uma mistura de metais e várias gangas não metálicas (geralmente quartzo). Embora as pessoas tenham descoberto várias maneiras de separar os dois, as soluções ainda não eram econômicas. Uma forma de separação baseava-se no conhecimento de que certos óleos tendiam a aderir apenas ao metal. Várias patentes anteriores usaram essa lei da natureza para fazer o metal flutuar para o topo de uma mistura líquida ou afundar no fundo. Mas esses processos anteriores exigiam muito óleo; não eram rentáveis; e, portanto, não teve sucesso no mercado. Nossos titulares de patente neste caso são um trio de metalúrgicos de Londres que desenvolveram sua própria abordagem de "flotação de espuma". Eles misturaram uma quantidade muito pequena de óleo (0,5% do peso do minério) no minério em pó e então agitaram vigorosamente a mistura. A agitação fazia com que o óleo formasse bolhas de ar que subiam para o topo em forma de espuma. E, por causa da afinidade entre o óleo e o metal, o poder do metal e os flocos revestiam a superfície das bolhas espumosas. US Pat. nº 835.120 (1906).

Sobre a questão da habilitação , embora o titular da patente tenha realizado testes em vários óleos e ácidos; níveis de agitação; adição de calor; etc, também ficou claro que o método exigia refino para cada tipo diferente de minério. Em particular, um usuário precisaria realizar testes preliminares para descobrir a quantidade de óleo e o nível de agitação que funcionam melhor. A própria patente admitia que "na concentração de qualquer minério em particular é necessário um teste preliminar simples para determinar qual substância oleosa produz a proporção de espuma ou espuma desejada".

O Supremo Tribunal considerou esta questão, mas considerou a divulgação suficiente.

A composição dos minérios varia infinitamente, cada um apresentando seu problema especial, sendo obviamente impossível especificar em uma patente o tratamento preciso que seria mais bem-sucedido e econômico em cada caso. O processo é um para lidar com uma grande classe de substâncias e a gama de tratamento dentro dos termos das reivindicações, deixando algo para a habilidade das pessoas que aplicam a invenção, é claramente definida o suficiente para guiar os versados ​​na técnica para seu sucesso aplicação, como a evidência mostra abundantemente. Isso satisfaz a lei.

Minerals Separation, 242 US em 270-271. No mesmo parágrafo, o tribunal também incluiu uma sentença sobre a definitividade da reivindicação, usando a mesma linguagem de certeza razoável que o Tribunal reiterou posteriormente no Nautilus: "a certeza que a lei exige em patentes não é maior do que o razoável, tendo em conta a sua assunto."

O tribunal distrital também decidiu o caso em favor do titular da patente, concluindo que "uma gama de quantidades que deixa algo para o julgamento do operador é tudo o que pode ser descrito e é suficientemente definido". Minerals Separation v. Hyde, 207 F. 956 (D. Mont. 1913), rev'd, 214 F. 100 (9th Cir. 1914), rev'd, 242 US 261 (1916). A questão não parece ter sido informada ao Supremo Tribunal, mas o tribunal a tratou de qualquer maneira.

Tanto o Tribunal Distrital quanto o Supremo Tribunal citam Mowry v. Whitney, 81 US 646 (1871). Nesse caso, o juiz William Strong explicou que uma patente não é concedida simplesmente pelo ato da invenção. Em vez disso, o inventor também deve "ensinar o público a praticá-lo". Ainda assim, o tribunal passou a explicar que a especificação é direcionada aos versados ​​no assunto. Assim, divulgações insuficientes ao público em geral podem ainda ser suficientes para ensinar aqueles que já são conhecedores. "[I] t pode deixar algo para sua habilidade na aplicação da invenção, mas não deve enganá-los." Eu ia. Em Mowry, o tribunal concluiu que a patente era válida apesar de "direções vagas e incertas" quanto à quantidade de calor a ser adicionada como parte de um processo de fundição.